Лицензионный договор. Что это? Как правильно зарегистрировать?

Лицензионный договор: лицензиар и лицензиат — кто это?

В соответствии с п. 1 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ (далее ­– ГК РФ) по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

Срок действия лицензионного договора

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Существенными условиями лицензионного договора являются:

• предмет договора – определяется путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
• способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (что конкретно может лицензиат – размещать на товарах, указывать в рекламе и т.п.);
• размер и порядок уплаты вознаграждения.

Виды лицензионных договоров: исключительная и простая (неисключительная) лицензия (ст. 1236 ГК РФ)

1. Простая (неисключительная) лицензия.

В данном случае лицензиар имеет право заключать в отношении передаваемого объекта аналогичные соглашения с иными лицами и передавать будущим контрагентам такой же объем прав.

2. Исключительная лицензия.

При исключительной лицензии лицензиар не вправе заключать аналогичные соглашения с другими лицензиатами.

Сублицензионный договор (ст. 1238 ГК РФ)

Особой разновидностью лицензионного договора является субли­цензионный договор, в соответствии с которым при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.

При этом сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Важным требованием при заключении сублицензионного договора является наличие согласия правообладателя (либо указания в основном договоре, что таковое не требуется), в связи с этим обязательно проведение преддоговорной проверки с целью исключения возможных рисков. Согласие правообладателя может быть прописано в договоре или составлено письменно в форме отдельного документа.

Срок действия сублицензионного договора не может превышать срок действия лицензионного договора. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

Отдельные виды лицензионных договоров

Оформление лицензионного договора на интеллектуальную собственность

Лицензионный договор может быть признан не заключенным, если в нем не были согласованы существенные условия.

Существенными условиями лицензионного договора являются:

• Предмет договора;
• Способы использования результата интеллектуальной деятельности;
• Размер и порядок оплаты вознаграждения.

Лицензионный договор может быть двух видов в зависимости от выдаваемой лицензии:

• исключительная лицензия означает, что лицензиар не вправе заключать аналогичные соглашения с другими лицензиатами.
• простая не исключительная лицензия означает, что лицензиар имеет право заключать в отношении передаваемого объекта аналогичные соглашения с иными лицами и передавать будущим контрагентам такой же объем прав.

При подготовке лицензионного договора стороны вправе совместить условия договоров разных видов, однако лучше доверить составление лицензионного договора профессиональным юристам. В виду того, что необходимо убедиться в точности формулировок составленного договора, а также провести преддоговорной анализ.

Предоставление права использования товарного знака: лицензионный договор (ст. 1489 ГК РФ)

В соответствии с п. 1 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Существенные условия лицензионного договора на товарный знак:

• предмет договора;
• способы использования результата интеллектуальной деятельности;
• размер и порядок уплаты вознаграждения;
• перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

Что должен содержать лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака?

1. В лицензионном соглашении необходимо максимально конкретизировать характеристики товарного знака как объекта сделки: указать все его индивидуализирующие признаки. К договору следует приложить экземпляр обозначения на материальном носителе.
2. Обязательно должны быть определены порядок и способы использования товарного знака, территория, на которой лицензиат будет его применять: в договоре либо дают конкретный перечень способов, либо используют формулировку «любыми не противоречащими законодательству способами». По умолчанию территорией применения считают всю территорию РФ (ч. 3 ст. 1235 ГК РФ). Если нужно ее ограничить, в договор необходимо внести специальное условие. Например, что лицензиат может использовать обозначение только в Москве и Московской области, или вообще только по определенному адресу.
3. В лицензионный договор должно быть включено условие об оплате за предоставление товарного знака. В этом условии необходимо указать сумму, которую лицензиат перечислит лицензиару – может, однократно, либо определить график платежей.
4. При заключении сделки об использовании товарного знака необходимо обратить внимание на срок действия лицензионного договора: такой срок не может длиться дольше, чем действует право на знак (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Если срок не указать, сделка считается заключенной на 5 лет (абз. 2 п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Срок прекращения сделки можно указать конкретной датой либо прописать период действия договора с момента заключения.
5. Условия, содержащие перечень прав и обязанностей, особенно касающихся обеспечения соответствия качества производимых или реализуемых товаров, на которых помещается лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия.
6. Также необходимо отразить в лицензионном соглашении условие о передаче прав по договору третьим лицам. Это допускают только с согласия лицензиара (ч. 1 ст. 1238 ГК РФ). Согласие можно оформить отдельно.
7. Важным является условие об ответственности контрагентов. Если включить в текст условие о неустойке, оно будет работать наравне с нормами закона, которые предполагают ответственность за нарушение обязательств. Не рекомендуем указывать шаблонные фразы «за нарушение условий настоящего договора», всегда нужно указывать конкретные обстоятельства.
8. Условие о порядке разрешения конфликтов. Стороны вправе прописать в соглашении на товарный знак способ досудебного урегулирования, отличный от общего (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Кроме того, они могут закрепить договорную подсудность, а не обращаться в суд по месту нахождения ответчика (ст. 35 и 37 АПК РФ).
9. Также, необходимо включать в текст лицензионного соглашения условие о досрочном расторжении сделки по инициативе одного из контрагентов без обращения в суд. В случае с лицензионным договором на использование товарного знака право лицензиата на односторонний отказ нужно прописать специально. При этом лицензиар обладает таким правом вне зависимости от предмета сделки (п. 4 ст. 1237 ГК РФ). Также контрагенты могут предусмотреть дополнительные основания досрочного расторжения в одностороннем порядке (ч. 2 ст. 1233 ГК РФ).

Важно!

Лицензионный договор заключается только в письменной форме и в соответствии с требованиями ст. 1232, ст. 1490 ГК РФ предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору подлежит обязательной государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте).

Стоит отметить, что при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака, в случае наличия согласия правообладателя, возможно оформление сублицензионного договора, который также подлежит регистрации в Роспатенте.

При заключении лицензионного договора на использование товарного знака необходимо определить, какой тип лицензии получит лицензиат:

• Исключительную. Условие о выборе такого варианта напрямую должно быть указано в тексте договора о предоставлении товарного знака. В этом случае правообладатель не сможет использовать свое обозначение теми же способами, что и контрагент.
• Неисключительную. В этом случае после заключения лицензионного договора у правообладателя остается право на использование товарного знака в полном объеме, в том числе на передачу части прав третьим лицам (ст. 1236 ГК РФ).

RTM Group полагает, что составление лицензионного договора лучше доверить профессиональным юристам. В виду того, что необходимо убедиться в точности формулировок составленного договора, предусмотреть все требования действующего законодательства, а также провести сложный преддоговорной анализ.

Неисключительное право — это? Лицензионный договор на передачу неисключительных прав

С указанным договором каждый из нас сталкивался хотя бы раз в жизни, даже не подозревая об этом. Например, устанавливая на свой компьютер программное обеспечение, мы ставим галочку, что согласны с лицензионным соглашением, тем самым соглашаясь со всеми обозначенными условиями использования программного обеспечения. В таких соглашениях очерчиваются пределы и/или способы использования объекта интеллектуальной собственности: таким образом, нам передается неисключительное право использовать программное обеспечение лишь в личных целях на своем ПК или мобильном устройстве, а распространять его копии запрещается. Неисключительное право — это когда кто-либо заключает с автором продукта договор, предоставляющий разрешение на использование продукта в ограниченных этим договором пределах.

Также, хорошим примером может послужить передача своих прав автором произведения книжному издательству по лицензии:

• по исключительной лицензии – предоставляются права на использование текста книги без сохранения за правообладателем (автором) права выдачи лицензий другим лицам (издательствам). Писатель, предоставляющий право в данном случае, лишается возможности заключения аналогичных договоров. То есть, издательство получает эксклюзивные права на произведение.
• по неисключительной лицензии – права на использование книги предоставляются с сохранением за автором права выдачи лицензий другим издательствам. То есть правообладатель может подписать аналогичные договоры с другими издательскими домами.

Лицензионный договор на передачу неисключительных прав представляет собой специальное разрешение со стороны правообладателя (лицензиара) на использование другой стороной (лицензиатом) произведения (товарного знака, кинофильма, музыкального трека и т.п.) в установленных договором пределах.

Лицензионный договор на программное обеспечение (ПО)

Лицензионный договор на ПО – договор, предусматривающий предоставление лицензиаром права на использование программного продукта иному лицу (лицензиату).

Исключительная и неисключительная лицензия на программное обеспечение (ПО):

• Неисключительная лицензия. Под данной лицензией подразумевается право для лицензиата на использование программы, но при этом лицензиар сохраняет за собой право выдавать лицензию другим лицам. При заключении лицензионного соглашения, если не предусмотрено иное, оно автоматически является неисключительным.
• Исключительная лицензия. Соглашение, по условиям которого лицензиат может использовать ПО без возможности выдачи лицензий для других лиц со стороны лицензиара. Обладатель прав на ПО по условиям соглашения (если в нем не указано иное), имеет полное право на самостоятельное использование ПО с помощью тех же способов, на протяжении того же периода времени и на той же территории, что и пользователь. Это важный момент, поэтому если есть необходимость, важно пользоваться введением ограничений права лицензиара на использование подобных программных продуктов.

Существенные условия лицензионного соглашения на ПО:

• Предмет. Лицензируемый программный продукт должен быть четко описан и конкретизирован (софт, версия программного обеспечения и др).
• Способы использования результата интеллектуальной деятельности. В соглашении должны быть определены разрешенные методы использования программы и способы, при помощи которых пользователь может использовать программное обеспечение.

Что должен содержать лицензионный договор на ПО?

1. Лицензионный договор на ПО заключается в простой письменной форме.
2. По согласованию сторон возможно установление срока действия лицензии, которая может выдаваться на определенный сторонами период, в том числе, на год, квартал или месяц. Если пункт, который регулирует срок предоставления права на пользование программой в соглашении не указан, то по умолчанию соглашение заключается на 5 лет.
3. Если по договору одна из сторон должна получить плату за исполнение своих обязательств, то обязательно указывается порядок уплаты вознаграждений.
4. Следует обратить внимание, что в случае с неисключительными лицензиями при заключении договора можно использовать упрощенный порядок (условия могут излагаться в электронном формате, на упаковке экземпляра программного продукта или на самом экземпляре).

Государственная регистрация лицензионных соглашений на ПО или заверение такой сделки его у нотариуса не требуется, за исключением случаев, когда передается лицензия на программу для ЭВМ, которая регистрировалась в Роспатенте. На такое программное обеспечение регистрация лицензии является обязательной процедурой.

5. В соответствии с требованиями гражданского законодательства география использования лицензии является еще одним важным условием договора. По условиям соглашения, его действие не распространяется за пределы территории охраны программного обеспечения как объекта интеллектуальной собственности. По общему правилу менять географию можно только в сторону сужения, к примеру, выбрав один или несколько регионов страны. Охрана российских программных продуктов за рубежом осуществляется с учетом международных договоров Российской Федерации в области защиты объектов авторского права.
6. Если пользователь использует лицензионный продукт за пределами сферы лицензии, то подобные действия расцениваются как нарушение прав правообладателя, в договоре должны быть предусмотрены соответствующие условия об ответственности (финансовая или прекращение пользования продуктом).
7. В договоре должен быть определен круг лиц, у которых будет право на использование ПО. Общее количество пользователей может быть ограничено лицензией, так же ограничения могут распространяться на конкретных лиц. В соглашении можно предусмотреть обязанность периодического предоставления ответов пользователем об использовании ПО или проведение обладателем прав аудита ПО, в результате которого будет происходить проверка на несанкционированное использование.

Также в лицензионное соглашение на ПО может быть включено условие о возможности сублицензирования т.е. договором может быть предусмотрено или не предусмотрено право уже пользователя на предоставление права использования этого программного продукта. Все, кто использует программное обеспечение, являющееся результатом интеллектуального труда, полученное не от автора, должны по закону иметь сублицензионное соглашение. Если сублицензионный договор на программное обеспечение не содержит пункта, который регулирует территорию использования лицензии, то ПО может использоваться на территории всей страны.

Регистрация лицензионного договора

Лицензионный договор должен быть обязательно заключен в письменной форме и зарегистрирован в Роспатенте, не соблюдение данных условий влечет за собой его недействительность.

Предоставление по договору права использования исключительного права на товарный знак подлежит государственной регистрации в порядке, установленном ст. 1232 ГК РФ (п. 2 ст. 1490 ГК РФ).

В соответствии с Гражданским кодексом РФ государственная регистрация предоставления права использования интеллектуальной собственностью по договору осуществляется по заявлению сторон договора.

Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:

• подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
• удостоверенная нотариусом выписка из договора;
• непосредственно сам договор.

Также в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:

• вид договора;
• сведения о сторонах договора;
• предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на товарный знак.

Статья 1232 ГК РФ выдвигает также дополнительные требования, указывая, что наряду с вышеназванными  сведениями в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:

• срок действия договора, если такой срок договором определен;
• территория, на которой предоставлено право использования товарного знака;
• предусмотренные договором способы использования товарного знака;
• наличие согласия на предоставление права использования товарного знака по сублицензионному договору, если оно получено.

Расторжение лицензионного договора

Расторжение лицензионного договора судебная практика:

• Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2019 № С01-20/2019 по делу № А35-114/2018;
• Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2019 № С01-1105/2019 по делу № А40-57099/2019.

Данная судебная практика посвящена требованию о расторжении лицензионных договоров в связи с неуплатой лицензионных платежей.

Сублицензионный договор – это договор в соответствии с которым при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.

Важно учесть, что Сублицензионный договор должен быть заключен в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором и на только на срок действия основного лицензионного договора.

Важным требованием при заключении сублицензионного договора является наличие согласия правообладателя (либо указания в основном договоре, что таковое не требуется), в связи с этим обязательно проведение преддоговорной проверки с целью исключения возможных рисков. Согласие правообладателя может быть прописано в договоре или составлено письменно в форме отдельного документа.

Итог

Итак, подведем итоги.

Основные требования к лицензионным соглашениям изложены в ст. 1235 ГК РФ, обратим внимание на наиболее важные среди них:

• обязательность письменной формы;
• регистрация перехода прав в тех случаях, когда изначально это право нуждалось в регистрации;
• возможность заключения договора на срок, который не превышает срок действия исключительного права на объект интеллектуальных прав;
• если исключительное право прекращено, автоматически прекращается и договор;
• по общему правилу носит возмездный характер (т.е. лицензиат должен выплачивать вознаграждение), хотя предусмотреть можно также и безвозмездность.

Существенные условия:

• предмет договора (т.е. то право, которое будет переходить к лицензиату);
• способы использования объекта интеллектуальной собственности.

Кроме того, лицензионные договоры на передачу неисключительных прав делятся еще и по признаку возможного или невозможного сублицензирования т.е. договором может быть предусмотрено или не предусмотрено право уже пользователя на предоставление права использования этого произведения.

Сублицензионный договор — это документ, по которому обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности по ранее заключенному лицензионному контракту с письменного согласия правообладателя (лицензиара), передает правомочия по его использованию третьему лицу, сублицензиату. К такому виду соглашений прибегают, чтобы обеспечить правомерность использования результатов интеллектуальной деятельности сторонними лицами, не взаимодействующими напрямую с авторами.

Все, кто использует бренд, программное обеспечение, фонограмму, иной материал, являющийся результатом интеллектуального труда, полученный не от автора, должны по закону иметь сублицензионное соглашение.

По содержанию и условиям это фактически лицензионный договор. Отличается лицензионный договор от сублицензионного субъектным составом. Лицензиаром в первом случае выступает сам правообладатель, автор произведения, программы и т. д. А в сублицензионном контракте с этой позиции вступает уже такой же пользователь результатом творчества, передающий полученные по первоначальному соглашению от автора права.

Следует обратить внимание:

Невозможно передать больше прав, чем есть в сублицензионном договоре, объем передаваемых правомочий сужен условиями первоначального контракта.

RTM Group рекомендует обращать пристальное внимание на каждый раздел договора, грамотная подготовка которого позволит минимизировать риск споров с контрагентом по поводу использования объекта интеллектуальной собственности.

Обращаем Ваше внимание (!), что стороны свободны в заключении договоров и формулировании их условий, за исключением случаев, прямо предусмотренных в законе. В связи с чем, настоящая Статья носит исключительно информационный и рекомендательный характер.