Товарные знаки как средство индивидуализации: судебная практика и положения законодательства

Выводы

1. Товарные знаки являются основным средством индивидуализации компаний и ИП, индивидуальных предпринимателей (а в скором времени – и физических лиц тоже). В связи с порядком регистрации товарных знаков и их особенностями, возникают многочисленные судебные споры.
2. Судебные споры, связанные с товарными знаками, можно разделить на три основные категории:
   • Споры о защите исключительных прав на товарные знаки;
   • Споры об обжаловании решений Роспатента по ТЗ;
   • Споры о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака.
3. В спорах о защите исключительных прав на товарные знаки за весь 2021 год встречается 15 251 судебных акта, из которых итоговых решений – 3 916. Статистика исхода судебных рассмотрений, следующая: требования были удовлетворены полностью или частично в 88,31% делах; отказано – в 9,73%. В первой половине 2021 года было вынесено 7 397 судебных акта, а во второй – 7 854.
   За первую половину 2021 года были вынесены решения по 1 870 требованиям: 88,02% удовлетворено, 9,84% отказано. За вторую половину 2021 года – 2 046 решений: 88,3% удовлетворено, 9,63% отказано. Таким образом, статистика результатов судебных процессов по двум периодам 2021 года практически идентичная. За первую половину 2022 года было вынесено 9 166 судебных актов, из которых 2 617 – это итоговые решения. Требования были удовлетворены в 89,44% случаях, а отказано – в 8,25% случаях.
   Количество судебных разбирательств в данной сфере увеличивается, что видно уже по сравнению аналогичных периодов: в первом полугодии 2022 года было вынесено больше судебных решений, чем за аналогичный период 2021 года. Таким образом, можно ожидать двукратного увеличения судебных споров за 2022 год по сравнению с 2021 годом.
   Ключевой показатель вырастет, в том числе, и за счет расширения круга возможных правообладателей товарных знаков: с 29 июля 2023г. смогут регистрировать товарные знаки и физические лица, включая самозанятых.
4. В январе-феврале 2022 года количество заявок на регистрацию товарных знаков или знаков обслуживания, поданных российскими заявителями, зафиксировано увеличение на 23,6%, чем за аналогичный период 2021 года. Всего за 2021 год было подано 107 030 заявок. Наметившаяся тенденция позволяет ожидать в 2022 году увеличения количества заявок как минимум до 150 000.
5. Статистика удовлетворения требований по нарушению прав на товарные знаки достаточно высокая среди аналогичных споров в сфере интеллектуальных прав в связи с наличием объективного доказательства обладания товарным знаком (официальное свидетельство Роспатента).
6. В практике встречаются случаи удовлетворения требований и на высокие суммы: за 2021 год таковой стала компенсация в 5 млн рублей, а в 2022 – в почти 13 млн рублей. В 2022 году суммы наибольших компенсаций выросли почти в 3 раза по сравнению с 2021 годом.
7. Еще одной категорией судебных споров в данной сфере является обжалование решений Роспатента. Это дела, которые касаются:
   • возражений против предоставления правовой охраны определенному товарному знаку;
   • требований досрочно прекратить правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования (если истец планирует использовать сходное до степени смешения обозначение в своей коммерческой деятельности);
   • требований восстановить правовую охрану товарного знака.

   В данной категории встречается гораздо больше отказов: за 2021 год требования были удовлетворены в 59,8% случаев, а полностью отказано – в 40,2 %. За первое полугодие 2021 года было вынесено 102 итоговых решения; за первое полугодие 2022 года – всего 13 итоговых решений, в которых требования заявителей были удовлетворены только в 23% случаев. В остальных случаях (77%) судом был вынесен отказ.

8. За нарушение законного порядка использования товарных знаков может последовать и административная ответственность (третья категория дел, связанных с товарными знаками). В первом полугодии 2021 года было вынесено 2 522 административных акта в связи с наличием состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ. К административной ответственности лица были привлечены в 78% судебных разбирательств. В первом полугодии 2022 года было вынесено гораздо меньше актов – 994, к ответственности лица были привлечены в 84% дел.
9. Видами административной ответственности, предусмотренными за правонарушение (ст. 14.10 КоАП РФ), являются:
   • предупреждение;
   • изъятие и уничтожение контрафактного товара;
   • штраф.

   Данный вид ответственности сложно назвать особо эффективным в связи с тем, что чаще всего назначается именно предупреждение, либо не особо значительный штраф (который идет в государственный бюджет). Стороны могут заявить гражданско-правовое требование в суд для восстановления своих нарушенных прав и интересов.

 

Введение

Данный отчет содержит анализ законодательства и судебной практики по делам, связанным с регистрацией товарных знаков, реализацией исключительных прав на них. Проводится анализ типичных нарушений исключительных прав на товарный знак, анализируется ответственность за контрафактный товар, основные требования при гражданско-правовых спорах.

Отчет был подготовлен экспертами департамента по правовым вопросам компании RTM Group.

 

Методика

В целях подготовки настоящего отчета проанализированы данные из опубликованных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов (Caselook, Консультант Плюс, Гарант, sudact.ru) и сведения, полученные из иных источников (официальные письма Минфина, законопроекты).

Анализ судебной практики проведен по опубликованным данным, доступным по состоянию на 01.07.2022 года.

Статистика основывается исключительно на анализе судебных актов судов общей юрисдикции. При этом акты и решения, изготовленные, но не опубликованные до 01.07.2022 года или измененные после 01.07.2022 года, а также решения арбитражных судов в общую статистику не включены.

Дела были проанализированы и включены в статистику исследования на основе следующих критериев:

1. В судебном акте по делу имеются ссылки на ч. 4 ГК РФ (§ 2. Право на товарный знак и право на знак обслуживания); ст. 14.10 КоАП РФ;
2. Текст документа содержит ключевые слова: «товарный знак», «средство индивидуализации»;
3. Судебные акты принадлежат к различным категориям, включая:
   • Споры о защите исключительных прав на товарные знаки;
   • Споры об обжаловании решений Роспатента по товарным знакам;
   • Споры о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака.

Каждое дело проанализировано экспертами RTM Group на предмет соответствия критериям. Составлен общий реестр дел с выделением следующих атрибутов:

• Категория дела;
• Номер дела;
• Дата решения;
• Суд;
• Состав преступления;
• Исход рассмотрения.

 

Цель исследования

• Провести анализ основных нарушений прав на товарные знаки, требований и положений, доказываемых сторонами;
• Рассмотреть условия и виды гражданско-правовой и административной ответственности;
• Проанализировать основания отказа или принятия заявок на регистрацию товарных знаков; оспоримость решений Роспатента
• Раскрыть основные категории дел, и процентное соотношение принятий и отказов в удовлетворении требований истцов;
• Оценить текущую практику и перспективы развития судебной практики на фоне изменений законодательства.

IP

Расширенная версия настоящего отчета подготовлена для внутреннего использования компанией RTM Group и имеет отметку «ДСП».

Настоящий отчет является сокращенной версией и может быть использован неограниченным кругом лиц в научных, учебных, практических, полемических целях.

В случае использования данных из отчета третьими лица обязательна ссылка на источник.

 

Основная часть

I. понятие товарного знака и его роль в коммерческом обороте

Согласно п.1 ст. 1477 ГК РФ, товарный знак является обозначением, служащим для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или ИП. Иными словами, товарный знак является правовым инструментом реализации продукции под своим брендом.

К товарному знаку предъявляется требование об уникальности и различимости среди существующих средств индивидуализации. Регистрируемое обозначение не должно быть сходным до степени смешения с уже зарегистрированным товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, то есть соответствующих одним классам МКТУ (Международной классификации товаров и услуг).

Наличие товарного знака позволяет правообладателю:

• Реализовывать свои товары и услуги под своим брендом, не опасаясь претензий со стороны других участников рынка о неправомерном использовании чужого товарного знака (товарные знаки должны быть уникальны и отличимы друг от друга);
• Монетизировать владение средством индивидуализации путем заключения различных договоров, в частности – лицензионных договоров или договоров об отчуждении исключительных прав;
• Расширять свой бизнес и приобретать дополнительный доход за счет заключения договоров франчайзинга (коммерческой концессии), посредством которых предоставляется комплекс исключительных прав, включающих право на товарный знак;
• Пресекать ведение конкурентами бизнеса с использованием чужого товарного знака;
• Взыскивать компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак;
• Внести право пользования товарным знаком в уставный капитал или использовать в качестве предмета залога.

Для регистрации товарного знака обозначение, логотип и другие варианты объектов проходят проверки уполномоченного органа, то есть Роспатента. С каждым годом количество поданных заявок на регистрацию товарных знаков увеличивается. Согласно официальной статистике Роспатента, в январе-феврале 2022 года их число выросло на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Всего за 2021 год было подано 107 030 заявок. Тенденция устойчивого роста количества заявок позволяет ожидать в 2022 году рост этого показателя как минимум до 150 000.

 

II. судебная практика

В судебной практике распространено три основных направления судебных споров:

1. Споры о защите исключительных прав на товарные знаки;
2. Споры об обжаловании решений Роспатента по ТЗ;
3. Споры о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака.

1. Первая категория дел связана с различными нарушениями, такими как:

• Введение в гражданский оборот контрафактного товара (под чужим ТЗ);
• Регистрация в сети интернет-сайта с доменным именем, схожим до степени смешения с существующим ТЗ;
• Неправомерное использование ТЗ в сети Интернет: реклама, продажи, перевозка под чужим товарным знаком без разрешения правообладателя и т. д.

В спорах о защите исключительных прав на товарные знаки за 2021 год встречается 3 916 решений (итоговых, не включающих промежуточные). Статистика исхода рассмотрений, следующая: требования были удовлетворены полностью или частично в 88,31% дел; отказано в 9,73%; иное (завершенные по мировому соглашению; возвращенные иски) – 1,96%.

Сравнение решений по делам о защите исключительных прав на товарные знаки за 2021 и 2022 года

За первую половину 2021 года были вынесены решения по 1870 требованиям: 88,02% удовлетворено, 9,84% отказано. За вторую половину 2021 года – 2046 решений: 88,3% удовлетворено, 9,63% отказано. Таким образом, статистика по периодам 2021 года практически идентичная.

Итого за 2021 год было вынесено 3 916 решений. Всего за 2021 год был вынесен 15 251 судебный акт (включая апелляционные определения, промежуточные судебные акты и т. д.).

За первую половину 2022 было вынесено 2 617 решений: требования были удовлетворены в 89,44% случаях, отказано в 8,25% случаях, иное (завершенные по мировому соглашению; возвращенные иски) – 2,31%. Причем чаще всего требования удовлетворялись полностью (около 70% в каждом периоде). Всего судебных актов по тематике было обнаружено: 9 166 (включая апелляционные определения, промежуточные судебные акты и т. д.).

Делая промежуточный вывод, можно сказать, что статистика удовлетворения требований по нарушению прав на товарные знаки достаточно высокая, что объясняется:

• Объективной возможностью правообладателя подтвердить права на ТЗ через получение свидетельства (в отличие, например, от авторских прав, которые возникают по факту создания произведения и не требуют госрегистрации);
• Наличием оценки прав для передачи по различным договорам (суд опирается на эти данные, а не произвольно оценивает);
• Возможностью зафиксировать нарушение прав.

Наличие нарушения исключительных прав на товарный знак рассматривается судом в каждом отдельном случае. К примеру, неправомерным использованием ТЗ может стать его упоминание в сниппете (анонсе страницы сайта, который выводится в поисковой выдаче), публично размещенном в сети «Интернет», в состав которого входит краткое предложение о продаже товара. За такое нарушение была присуждена компенсация в 1 млн рублей (Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.12.2021 по делу № А56-75477/2021).

2. Споры об обжаловании решений Роспатента по ТЗ

За первое полугодие 2021 года было вынесено 102 итоговых решения по спорам данной категории. В отличие от споров о нарушении исключительных прав на ТЗ, здесь встречается гораздо больше отказов: требования удовлетворены в 59,8% случаев, а полностью отказано – в 40,2%.

За первое полугодие 2022 года было вынесено всего 13 итоговых решений, в которых требования заявителей были удовлетворены только в 23%. В остальных случаях (77%) судом был вынесен отказ.

Соотношение количества решений по спорам об обжаловании решений Роспатента за 2021 и 2022 года

Такое малое количество решений может объясняться как общей загрузкой судей, так и перестройкой бизнеса под новые условия в 2022 году. В дальнейшем, наоборот, прогнозируется увеличение количества судебных споров в связи с расширением круга возможных заявителей за счет включения физлиц и самозанятых. Следовательно, число оспариваемых решений Роспатента может возрасти во много раз, что наверняка скажется на сроках рассмотрения дел.

Споры об обжаловании решений Роспатента по ТЗ включают в себя:

А)   споры, в которых лица возражают против предоставления правовой охраны определенному товарному знаку;

Б)   требования досрочно прекратить правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования (если истец планирует использовать сходное до степени смешения обозначение в своей коммерческой деятельности);

В)   требования восстановить правовую охрану товарного знака.

 

За рассматриваемый период споры касались следующих вопросов:

• Однородность товаров/услуг:
• Роспатент посчитал, что услуги, связанные с реализацией товаров, не являются однородными услугам «организации выставок для коммерческих или рекламных целей, демонстрация товаров». Суд признал решение неправильным и указал, что услуги по демонстрации товаров непосредственно предшествуют продаже (реализации) товаров и поэтому совпадают по назначению, условиям сбыта (оказания), кругу потребителей с услугами по реализации товаров, и являются взаимодополняемыми. (Решение Суда по интеллектуальным правам от 17.06.2021 по делу № СИП-1045/2020).
• Принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
• Сходство товарных знаков по графическим и иным признакам;
• Заинтересованность компании в оспаривании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку:
• Аффилированность компаний и легализованное письменное пояснение компании, в соответствии с которым она поручила материнской организации обратиться в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны ряду товарных знаков, что Роспатент посчитал актом недобросовестной конкуренции. Суд отменил решение Роспатента, так как один только факт аффилированности компаний не может свидетельствовать о недобросовестной конкуренции (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2021 по делу № СИП-919/2019).

3. Споры о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака

Согласно положениям Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11, состав административного нарушения в виде незаконного использования товарного знака присутствует не при любом использовании предметов, нарушающих права на него, а только при введении таких товаров в оборот. Иными словами, сам факт приобретения товара, его хранения или перевозки еще не является составом административного правонарушения, важен факт реализации предметов в обороте.

В первом полугодии 2021 г. было вынесено 2 522 административных акта. К ответственности ответчики были привлечены в 78% случаях. В первом полугодии 2022 г. мы видим гораздо меньше актов: 994; к ответственности лица были привлечены в 84% дел. Такое снижение количества судебных актов может быть связано с началом легализации параллельного импорта (ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака).

Соотношение количества решений по спорам о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака за 2021 и 2022 года

По параллельному импорту судебная практика только начинает складываться. В существующих делах суды обращают внимание на то, что, например, в отношении Китая как страны происхождения товаров, положения о параллельном импорте не применяются, так как он не включен в список недружественных стран (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2022 по делу № А40-84838/2021 [С01-533/2022]). В данном случае товар признан контрафактным.

Более того, суды указывают на то, что нормативными правовыми актами в отношении правообладателей из недружественных стран не предусмотрено введение такой меры воздействия, как освобождение нарушителей исключительных прав от ответственности за их нарушение. Реализация контрафактного товара и, соответственно, нарушение исключительных прав до введения ограничений о параллельном импорте также влечет ответственность (Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2022 по делу № А73-525/2022 [06АП-2687/2022]).

В делах о параллельном импорте лицо должно доказать, что реализованный товар является оригинальным и был поставлен в Российскую Федерацию путем параллельного импорта (Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 27.06.2022 по делу № А33-4645/2022 [03АП-2799/2022]).

Примеры административной ответственности за данное правонарушение (ст. 14.10 КоАП РФ):

• Предупреждение;
• Изъятие и уничтожение контрафактного товара;
• Штраф.

К примеру, за реализацию обуви «NEW BALANCE» с незаконным использованием чужих товарных знаков нарушителю был назначен штраф в размере 25 000 руб. (было обнаружено 3 пары обуви), а также предписано уничтожить контрафактные товары (Решение Арбитражного суда Пермского края от 30.06.2021 по делу № А50-11579/2021).

Большинство решений содержит такой вид ответственности как предупреждение. Штраф назначается при повторных нарушениях, к тому же не является сильно обременяющим для многих нарушителей. Для физических лиц штраф за незаконное использование чужого товарного знака ограничен 10 тыс. рублей, для юридических – 200 тыс. рублей. Производство таких товаров с целью сбыта либо реализация товара наказываются строже: для ФЛ – штраф в размере двукратного размера стоимости товара, для ЮЛ – в размере пятикратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения.

 

III. Компенсация

В 2021 году самыми большими суммами компенсаций сопровождались следующие судебные акты:

• Решение АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области №А56-75477/2021: присуждена компенсация 1 млн рублей за незаконное использование товарного знака в сети «Интернет»;
• Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.11.2021 по делу № А56-48358/2021: назначена компенсация в размере 1,5 млн рублей за введение в оборот контрафактной продукции (речь идет о нескольких единицах товара, содержащих изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком — ТЗ «ПИВЧИКИ» использовался в группе однородных товаров);
• Решение Арбитражного суда Красноярского края от 08.11.2021 по делу № А33-15627/2021: 4 767 335 рублей;
• Решение Арбитражного суда Саратовской области от 23.12.2021 по делу № А57-19340/2021: 5 млн рублей за размещение ответчиком товарного знака на интернет-сайте без соответствующего разрешения правообладателя.

В 2022 году:

• Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.05.2022 по делу № А56-86028/2021: компенсация в 2 500 000 рублей (использование тождественного товарного знака, и сходного с ним до степени смешения обозначения; а также незаконное использование фирменного стиля товаров истца (упаковка, графическое изображение, цветная полоса) на всех товарах, производимых с участием ответчика);
• Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.06.2022 по делу № А40-196970/2021: компенсация в размере 6 363 480 рублей за незаконное использование 8 товарных знаков;
• Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 14.06.2022 по делу № А75-21028/2021: 10 000 000 рублей за нарушение исключительного права на комбинированный товарный знак «СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ». Правонарушение заключалось в осуществлении продаж в магазине «Азбука Вкуса» сливочного масла в упаковке, на которую нанесено изображение защищенного товарного знака без разрешения правообладателя. Размер компенсации был рассчитан на основе лицензионного взноса за использование товарного знака, а именно – в двойном размере;
• Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.06.2022 по делу № А56-102071/2021: 12 949 507,19 рублей компенсации за незаконное использование обозначения «Купеческая слобода». Компенсация определена в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Оценка основана на сведениях об объемах произведенной продукции, представленных МВД по Чувашской Республике.

Таким образом, в 2022 году суммы наибольших компенсаций выросли в 2,593 раза.

Как рассчитывается размер компенсации за нарушение прав на товарный знак? В абзаце пятом пункта 61 постановления от 23.04.2019 N 10 объясняется, что если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Таким образом, суды ориентируются на стоимость предмета лицензионного договора или договора отчуждения исключительных прав. Например, исходя из стоимости права (годовой лицензии) на использование товарного знака. Еще одним вариантом расчета является двукратная стоимость реализованного нарушителем товара. Регулируется вопрос расчета компенсации п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

 

IV. Основные требования правообладателей

• Взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака;
• Запрет использования обозначения, тождественного существующему товарному знаку;
• Изъятие из оборота (в т. ч. отзыв уже имеющегося в продаже товара) и уничтожение за свой счет контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение;
• Опубликование за счет нарушителя резолютивной части решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в газете;
• Запрет использования доменного имени, сходного до степени смешения с ТЗ, а также передача администрирования доменного имени правообладателю ТЗ.

 

 

NB!

В судебной практике уточняется, когда можно запретить использовать доменное имя: это может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения. Если лицо на момент судебного разбирательства прекратило нарушение, то в удовлетворении такого требования суд вынесет отказ. + доменное имя должно использоваться в схожей специализации реализации товаров (совпадающие классы МКТУ).

 

V. Соотношение товарного знака с другими средствами индивидуализации

По сравнению с другими средствами индивидуализации, товарный знак является более «сильным» средством гражданско-правовой защиты, что объясняется его более сложной процедурой получения, а также его назначением.

Помимо ТЗ, существует также коммерческое обозначение компании, которое используется при ведении бизнеса. В судебной практике возникают споры при их разграничении.

Вопрос соотношения товарного знака и коммерческого обозначения решается так: преимущество отдается возникшему ранее средству индивидуализации, однако, предусмотрено исследование вопроса о сходстве товарного знака и коммерческого обозначения, возможность введения в заблуждение потребителя и/или контрагента, и известность этого обозначения на определенной территории (Решение Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2021 по делу № СИП-1021/2020).

 

Для признания несоответствия регистрации товарного знака пункту 8 статьи 1483 ГК РФ (обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в РФ фирменным наименованием или коммерческим обозначением) необходимо установить следующие обстоятельства (все 6):

1.    Наличие либо отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя исключительного права на коммерческое обозначение; 2.    Соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории РФ, и даты приоритета спорного обозначения – товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения; 3.    Наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения – товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения; 4.    Однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (или испрашивается правовая охрана), и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности); 5.    Обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 ГК РФ); 6.      Проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

 

Суды отказывали в случае, если истцы не могли доказать наличие исключительного права на коммерческое обозначение до даты приоритета спорного товарного знака.

Еще одним важным аспектом соотношения правовых инструментов индивидуализации являются доменные имена. Гражданский Кодекс не считает доменное имя средством индивидуализации, однако в связи с широкой распространенностью торговли и бизнеса именно в Интернете домен имеет огромное значение при ведении коммерческой деятельности. Доменное имя представляет собой название, связанное с определенным IP-адресом, которое видит потенциальный потребитель при поисковых запросах и при переходе на конкретные сайты. Ошибочное принятие сайта одного продавца за другого, имеющего соответствующий товарный знак, может привести к имущественным потерям последнего (в виде упущенной выгоды). Поэтому возникают многочисленные досудебные и судебные споры по поводу доменных имен.

За первую половину 2021 года встретилось 1 336, в 2022 г. – 1 071 судебный акт, связанный с оспариванием товарного знака и сходного с ним доменного имени.

Для признания наличия правонарушения суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности:

1.    Доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; 2.    У владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; 3.      Доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

 

Для того чтобы требование о запрете администрирования домена было удовлетворено, истцом должен быть доказан факт нарушения исключительных прав на его товарный знак. То есть, должно быть очевидно, что деятельность ответчика по использованию доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, ведется в отношении однородных товаров. (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.06.2021 по делу № А40-6510/2021).

 

Выводы с учётом RTM Group

Таким образом, обобщая результаты проведенного исследования и опыт работы экспертов RTM Group с товарными знаками, предлагаем заинтересованным лицам ознакомиться с краткими выводами и получить экспертные рекомендации:

1. Товарные знаки являются основным средством индивидуализации компаний и ИП (а в скором времени – и физических лиц тоже). В связи с порядком регистрации товарных знаков и их особенностями, возникают многочисленные судебные споры.
2. Судебные споры, связанные с товарными знаками, можно разделить на три основные категории:
   • Споры о защите исключительных прав на товарные знаки;
   • Споры об обжаловании решений Роспатента по ТЗ;
   • Споры о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака.
3. В спорах о защите исключительных прав на товарные знаки за весь 2021 г. встречается 15 251 судебных акта, из них итоговых решений – 3 916. Статистика исхода судебных рассмотрений, следующая: требования были удовлетворены полностью или частично в 88,31% делах; отказано – в 9,73%. В первой половине 2021 г. было вынесено 7 397 судебных акта, а во второй – 7 854.
4. За первую половину 2021 г. были вынесены решения по 1870 требованиям: 88,02% удовлетворено, отказано: 9,84%. За вторую половину 2021 г.: 2046 решений (88,3% удовлетворено; 9,63% — отказано). Таким образом, статистика результатов судебных процессов по двум периодам 2021 г. практически идентичная.
5. За первую половину 2022 г. было вынесено 9 166 судебных актов, из которых 2 617 – это итоговые решения. Требования были удовлетворены в 89,44% случаях, а отказано – в 8,25% случаях.
6. Количество судебных разбирательств увеличивается, что видно уже по сравнению аналогичных периодов: в первом полугодии 2022 г. было вынесено больше судебных решений, чем за аналогичный период 2021 г. Таким образом, можно ожидать двукратного увеличения судебных споров за 2022 г. по сравнению с 2021 г.
7. Увеличится количество споров и судебных разбирательств, в том числе и за счет расширения круга возможных правообладателей товарных знаков: с 29 июля 2023 г. смогут регистрировать товарные знаки и физические лица, в том числе самозанятые.
8. В январе-феврале 2022 г. количество заявок на регистрацию товарных знаков или знаков обслуживания, поданных российскими заявителями, зафиксировано на 23,6% больше, чем за аналогичный период 2021 г. Всего за 2021 г. было подано 107 030 заявок. Наметившаяся тенденция позволяет ожидать в 2022 г. увеличения количества заявок как минимум до 150 000.
9. Статистика удовлетворений требований по нарушению прав на товарные знаки достаточно высокая среди аналогичных споров в сфере интеллектуальных прав в связи с наличием объективного доказательства обладания товарным знаком (официальное свидетельство Роспатента).
10. В практике встречаются случаи удовлетворения требований и на высокие суммы: за 2021 г. таковой стала компенсация в 5 млн руб., а в 2022 г. – в почти 13 млн руб. В 2022 г. суммы наибольших компенсаций выросли почти в 3 раза по сравнению с 2021 г.
11. Еще одной категорией судебных споров в данной тематике является обжалование решений Роспатента. Это дела, которые касаются:
    • возражений против предоставления правовой охраны определенному товарному знаку;
    • требований досрочно прекратить правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования (если истец планирует использовать сходное до степени смешения обозначение в своей коммерческой деятельности);
    • требований восстановить правовую охрану товарного знака.

    В данной категории встречается гораздо больше отказов: за 2021 г. требования были удовлетворены в 59,8% случаев, а полностью отказано – в 40,2 %. За первое полугодие 2021 г. было вынесено 102 итоговых решения; за первое полугодие 2022 г. – всего 13 итоговых решений, в которых требования заявителей были удовлетворены только в 23% случаев. В остальных случаях (77%) судом был вынесен отказ.

12. За нарушение законного порядка использования товарных знаков может последовать и административная ответственность. В первом полугодии 2021 г. было вынесено 2 522 административных акта в связи с наличием состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ. К административной ответственности лица были привлечены в 78% судебных разбирательств. В первом полугодии 2022 г. было вынесено гораздо меньше актов: 994, к ответственности лица были привлечены в 84% дел.
13. Видами административной ответственности, предусмотренными за правонарушение (ст. 14.10 КоАП РФ), являются:
    • предупреждение;
    • изъятие и уничтожение контрафактного товара;
    • штраф.

    Данный вид ответственности сложно назвать особо эффективным в связи с тем, что чаще всего назначается именно предупреждение, либо не особо значительный штраф (который идет в государственный бюджет). Стороны могут заявить гражданско-правовое требование в суд для восстановления своих нарушенных прав и интересов.

 

Рекомендации по превентивным мерам и для обращения в суд при нарушениях прав обладателей товарных знаков:

• При наличии нарушения важно соблюсти досудебный порядок разрешения спора путем направления претензий, обращений и т. д., а также собрать доказательства такого соблюдения. Предпринятые попытки урегулировать конфликт до подачи заявления в суд не только дают шанс оперативно пресечь нарушение и не нести судебные расходы, но и в целом являются обязательным условием, указанном в Арбитражном Процессуальном Кодексе. А в некоторых подкатегориях споров такой порядок обязателен и при рассмотрении спора судами общей юрисдикции;
• Также важно собрать максимальное количество доказательств правонарушений, правильно оформить их процессуально: к примеру, скриншот с сайта следует заверить у нотариуса или провести экспертное исследование интернет-сайта с фиксацией содержимого;
• В качестве превентивной меры следует оценить свое исключительное право на товарный знак и зафиксировать это, к примеру, в лицензионном договоре. Наиболее крупные компенсации в судебной практике встречались при наличии договора, в котором установлена стоимость использования товарного знака (при условии, что ТЗ действительно используется в бизнесе и приносит прибыль). При наличии такой оценки стоимости компенсация может быть рассчитана от нее в двойном размере;
• Для предупреждения проблемных ситуаций также важно разобраться с доменным именем, которое является важным средством адресации в Интернете. Насчет соотношения товарного знака и доменного имени идут как теоретические, так и практические споры. По общему правилу, ТЗ имеет приоритет и является более сильным «инструментом», но также обращается внимание на то, что было раньше оформлено, какие ассоциации они вызывают у потребителей, и т. д.
• Если есть желание оспорить принадлежность домена, стоит оценить, в отношении какой группы товаров/услуг он используется. Рассчитывать на успех здесь можно только в том случае, если он связан с однородными товарами/услугами.
• В разбирательствах относительно товарных знаков значительную роль играет общественное мнение. А потому важным доказательством являются опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Если предварительно изучить его, это поможет оценить вероятность успеха исхода разбирательства.

 

RTM GROUP

RTM Group — группа экспертных и юридических компаний, специализирующихся на правовых и нормативно-технических вопросах в области информационных технологий и информационной безопасности.

В RTM Group работает Центр судебных экспертиз, проводящий нормативные и нормативно-технические экспертизы, а также правовое подразделение, осуществляющее сопровождение клиентов при возникновении конфликтов, включая судебные, в области реализации банковской деятельности.

Компании группы обладают необходимыми лицензиями ФСТЭК России и ФСБ России.

Сотрудники компаний имеют большой опыт экспертной, а также правовой работы и специализируются на проведении следующих видов работ:

• Помощь в разрешении споров, управлении рисками, ответные действия на заявления о злоупотреблении данными;
• Подготовка судебных и досудебных экспертиз по вопросам информационных технологий, информационной безопасности и защиты информации;
• Проведение исследований о соответствии IT-проекта требованиям законодательства (или правовой аудит);
• Сопровождение IT-проекта (подготовка и согласование документов/договоров, положений и т. п.);
• Структурирование и систематизация бизнес-процессов IT-компаний;
• Помощь в выборе договорных конструкций для реализации IT-проекта;
• Помощь в выборе подходящего режима налогообложения с учетом условий реализации IT-проекта;
• Оформление трудовых отношений с работниками, создающими объекты интеллектуальной собственности;
• Обеспечение безопасности интеллектуальной собственности;
• Минимизация рисков судебных претензий;
• Защита интересов клиента в суде, максимально возможное снижение штрафа, неустойки;
• Представление интересов по обжалованию решений и действий Роскомнадзор, ИФНС, УФАС, прокуратуры, полиции и иных контролирующих органов;
• Сопровождение при проверках контролирующих органов, предоставление мотивированных пояснений.

 

Эксперты компании обладают признанными Национальными и Международными сертификациями, такими как CISA, CISM, CISSP, СТО БР ИББС, 27001 и пр.

RTM Group является первым на российском рынке исполнителем судебных нормативно-технических экспертиз в области информационных технологий и информационной безопасности.